Ім’я як бренд: коли прізвище або ім’я відомої особи можна зареєструвати як торговельну марку
Мілєн Мартинюк, молодший юрист
Сьогодні важко переоцінити важливість торговельних марок. Вони є одними з найцінніших активів бізнесу, оскільки саме завдяки ним споживач відрізняє товари та/або послуги одного учасника ринку від товарів та/або послуг іншого. Бізнес вкладає чимало ресурсів, зокрема фінансових, у створення та внесення змін до дизайну, проведення маркетингових і соціологічних досліджень сприйняття власних торговельних марок у суспільстві, а також підвищення їх впізнаваності серед споживачів.
Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка його комбінація. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, зображувальні елементи, кольори, звуки тощо. Практика реєстрації торговельних марок, зокрема в Україні, також свідчить про те, що торговельними марками можуть бути імена та прізвища відомих в Україні осіб. Однак із досвіду реєстрації Національним органом інтелектуальної власності (надалі — НОІВ) таких позначень як торговельних марок вбачається, що НОІВ може відмовити в їх реєстрації з огляду на положення чинного законодавства та фактичні обставини.
Що каже закон: згода як обов’язкова умова
На рівні нормативно-правових актів питання реєстрації як торговельної марки імені та/або прізвища відомої в Україні особи регулюється положеннями Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі — Закон). Відповідно до п. 4 ст. 6 Закону не реєструються як торговельні марки позначення, що відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, а також портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди. Таким чином, на рівні Закону ключовою передумовою для реєстрації такої торговельної марки є наявність згоди відомої в Україні особи, чиє ім’я та/або прізвище заявлено на реєстрацію як торговельну марку. На рівні нормативно-правових актів, зокрема Закону, відсутні критерії, за якими заявники могли б оцінити відомість тієї чи іншої особи в Україні.
Відповідність позначення умовам надання правової охорони, передбаченим Законом, встановлюється експертом НОІВ під час здійснення кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку. Необхідні роз’яснення щодо застосування п. 4 ст. 6 Закону при здійсненні кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку містяться в п. 12.4–12.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 (надалі — Методичні рекомендації). Слід відзначити, що для фахівців у сфері інтелектуальної власності Методичні рекомендації слугують певним орієнтиром, який демонструє підходи, що застосовуються експертами НОІВ, зокрема під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки на торговельну марку.
Відповідно до Методичних рекомендацій відомою в Україні особою вважається знана у світі особа, чиї заслуги визнані людством, а також особа, яка внаслідок своєї соціально-культурної та професійної діяльності в Україні набула широкої популярності в галузі науки, освіти, культури й мистецтва, у політиці, економічній галузі та інших професійних галузях і чиє ім’я або прізвище викликає єдино можливу асоціацію з діяльністю такої особи в певній галузі. Наприклад, Стів Джобс (інновації та технології), Генрі Форд (автомобілебудування), Ісаак Ньютон (фізика), Майкл Джордан (спорт), Вінсент ван Гог (мистецтво).
Під час проведення експертизи ступінь відомості в Україні тієї або іншої фізичної особи доцільно визначати, зокрема, але не виключно, за такими критеріями: а) популярність у професійних сферах, наприклад у науці, техніці, живописі, літературі тощо; б) популярність серед населення. До цієї категорії належать відомі в Україні спортсмени, представники шоубізнесу, релігійні діячі тощо, чиї імена відомі більшості «середнього прошарку» населення й стійко асоціюються з Україною, українською культурою, мистецтвом, спортом тощо. Під час експертизи позначень, що складаються з прізвищ (імен, псевдонімів і похідних від них) відомих в Україні осіб або позначень, що містять у своєму складі такі прізвища, використовується інформація, що міститься в енциклопедіях, довідниках та інших словниках, зокрема у словниках імен і прізвищ, іменних телефонних довідниках, мережі Інтернет тощо.
Чи завжди потрібна згода відомої особи?
Досить поширеною є практика, коли НОІВ відмовляє заявникам у реєстрації як торговельних марок імен та/або прізвищ відомих в Україні осіб через відсутність згоди таких осіб, а також застосовує таку підставу для відмови, як порушення публічного порядку (ч. 1 ст. 5 Закону). Показовим прикладом є справа № 757/41113/20-ц щодо позначення «Lady Diana», у якій НОІВ виступає відповідачем. Заявку на реєстрацію зазначеної торговельної марки було подано у 2019 році, однак у її реєстрації було відмовлено. Підставами для відмови стали невідповідність позначення публічному порядку та відтворення імені відомої особи без відповідної згоди, а саме Леді Діани Спенсер, Принцеси Уельської. Отже, така відмова в реєстрації торговельної марки є правомірною.
Проте чи завжди необхідно отримувати дозвіл на реєстрацію таких імен і прізвищ як торговельної марки? Чи може реєстрація імені та/або прізвища відомої в Україні особи становити порушення публічного порядку? На які фактичні обставини НОІВ звертає увагу під час розгляду заявок на відповідні торговельні марки?
Право особи на ім’я є особистим немайновим правом фізичної особи і, як таке, нерозривно пов’язане з фізичною особою та в разі її смерті не входить до складу спадщини. З аналізу п. 4 ст. 6 Закону вбачається, що дозвіл на реєстрацію імені та/або прізвища відомої в Україні особи як торговельної марки необхідно отримати безпосередньо від цієї особи. Жодної альтернативи Законом не передбачено і, фактично, не може бути передбачено. Таким чином, якщо станом на дату подання заявки на торговельну марку отримати відповідну згоду відомої в Україні особи неможливо у зв’язку з її смертю, у відповіді на попередню відмову заявник може вказати на цю об’єктивну обставину.
Водночас згода відомої особи не вимагається у випадку, коли заявником є сама особа, чиє ім’я, прізвище, псевдонім або інше позначення, що її ідентифікує, заявляється на реєстрацію як торговельна марка. Так, торговельна марка «ANDRE TAN» відтворює творчий псевдонім відомого українського дизайнера Андрія Тищенка. Якби аналогічну заявку подав інший заявник, реєстрацію, найімовірніше, було б відхилено через відтворення псевдоніма відомої в Україні особи без її згоди.
Проте в цьому випадку заявником виступав сам Андрій Тищенко — носій відповідного імені (псевдоніма), що виключало необхідність отримання окремої згоди та стало підставою для успішної реєстрації торговельної марки.
Порушення публічного порядку як окрема підстава для відмови
Говорячи про таку підставу для відмови, як порушення публічного порядку, слід зазначити, що законодавством термін «публічний порядок» не визначений. Зміст терміна «публічний порядок» розкрито у пункті 12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України» від 24.12.1999 № 12, у якому зазначено: «Під публічним порядком належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо)».
Орієнтовний (невичерпний) перелік прикладів, за яких торговельну марку слід вважати такою, що порушує публічний порядок, міститься в Правилах складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2024 року за № 1263/42608 (надалі — Правила). Так, відповідно до п. 6 глави 1 розділу ІІ Правил торговельна марка вважається такою, що суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, якщо вона, наприклад, є наругою над державними символами; містить зображення, слова та/або вирази, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість та/або підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб чи груп осіб за ознакою етнічного чи соціального походження, громадянства, національності, раси, релігії та вірувань, віку, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, інвалідності або виправдовують чи схвалюють такі дії тощо.
Відповідно до положень Методичних рекомендацій суперечність публічному порядку заявленого позначення або його елемента має бути очевидною. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку за певних обставин, не може бути достатнім для відмови в реєстрації такого знака в цілому. Крім того, суперечність заявленого позначення публічному порядку має встановлюватися, зокрема, з урахуванням:
- переліку товарів і послуг, для яких позначення заявляється на реєстрацію;
- передбачуваного кола споживачів цих товарів та/або послуг;
- фактів, обставин та відомостей, які можуть свідчити на користь реєстрації знака.
Кейс «ОМАР ХАЙЯМ»: як обґрунтувати наявність підстав для реєстрації
Практика діяльності Апеляційної палати НОІВ (надалі — АП НОІВ) свідчить про те, що для визначення того, чи суперечить використання у торговельній марці прізвища та імені відомої в Україні особи публічному порядку, колегія АП НОІВ використовує загальнодоступні джерела інформації. Примітним є кейс, пов’язаний із реєстрацією торговельної марки «ОМАР ХАЙЯМ». Так, у своєму рішенні від 29.01.2018 стосовно розгляду заперечення ДЖАВАХІРІ СІАМАК проти рішення НОІВ про відмову в реєстрації знака «ОМАР ХАЙЯМ» за заявкою № m201512442 колегія АП НОІВ врахувала, що Омар Хайям став відомим у світі та Україні як учений та поет з активною життєвою позицією, який прославляв свободу особистості, життя та любов, заперечував насильство, соціальну несправедливість тощо. Відповідно, сприйняття його імені в українському суспільстві не може пов’язуватися з будь-яким посяганням на основи суспільного ладу держави, основні права і свободи людини та суспільства загалом. На підставі відповідних відомостей колегія АП НОІВ виснувала, що торговельна марка «ОМАР ХАЙЯМ» не порушує публічний порядок.
Відомості та документи, надані ДЖАВАХІРІ СІАМАК, підтверджували:
- факт тривалого використання на території України торговельної марки «ОМАР ХАЙЯМ» для товарів 33 класу МКТП, зокрема «вино, горілка, виноградна горілка» (з 2015 року);
- високу якість та преміальність продукції;
- продаж продукції на іноземних ринках; широку рекламу в мережі Інтернет, зокрема у соцмережах та месенджерах — YouTube, Instagram, Facebook, Telegram — з великим щомісячним охопленням;
- ексклюзивність дизайну етикеток продукції;
- позитивну репутацію та сприйняття продукції під позначенням «ОМАР ХАЙЯМ» споживачами з різних куточків світу.
Тобто всі надані відомості та документи свідчили на користь реєстрації ТМ та були взяті АП НОІВ до уваги. Заявник також скоротив перелік товарів за заявкою та залишив виключно ті, стосовно яких фактично використовується торговельна марка «ОМАР ХАЙЯМ».
Досвід ЄС: кейс «George Orwell»
В аспекті аналізу суперечності торговельних марок, у яких використовуються імена та/або прізвища відомих осіб, публічному порядку цікавою є практика Офісу інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO). У рамках справи R 2248/2019-G розглядалося заперечення заявника проти рішення EUIPO щодо відмови в реєстрації торговельної марки «George Orwell» для товарів 09, 16 та послуг 41 класу МКТП. Розглядаючи питання суперечності зазначеної торговельної марки публічному порядку, Велика рада Апеляційної палати EUIPO у своєму рішенні зазначила, що реєстрація імені відомого автора як торговельної марки не суперечить фундаментальним моральним цінностям та нормам, що охороняються статтею 7(1)(f) EUTMR, навіть якщо можна вважати, що цей автор є частиною культурної спадщини суспільства.
Відмова можлива лише як виняток, за наявності доведеного специфічного збігу обставин, коли серед релевантної групи споживачів існує не просто повага, а надзвичайно сильна шана або ворожість до конкретної особи, унаслідок чого комерційне використання її імені сприймається саме цією групою як образа. Оскільки поріг застосування такої підстави для відмови є високим, а тягар доведення виняткових обставин покладається на особу, яка заперечує проти реєстрації, підхід EUIPO, по суті, зміщує оцінку з абстрактного припущення про можливу образливість на конкретний, доказово обґрунтований аналіз сприйняття позначення визначеною групою споживачів у певному контексті.
Висновки
Реєстрація торговельних марок, що відтворюють імена, прізвища, псевдоніми чи інші позначення, пов’язані з відомими в Україні особами, потребує комплексної правової оцінки. На практиці НОІВ може видати попередню відмову в реєстрації такої торговельної марки з двох підстав, визначених Законом: (1) відсутність згоди відомої в Україні особи та (2) суперечність торговельної марки публічному порядку. Під час проведення експертизи НОІВ також аналізуються певні фактичні обставини, зокрема діяльність заявника на українському ринку, характер та тривалість використання позначення, просування товарів та/або послуг заявника під відповідним позначенням, наявність на ринку інших суб’єктів господарювання, що використовують аналогічне або схоже позначення для таких товарів та/або послуг тощо.
За умови отримання попередньої відмови краще самостійно підготувати документи та відомості, що підтверджують вищенаведені фактичні обставини (за наявності), — це може суттєво підвищити шанси на успішну реєстрацію торговельної марки.
Питання відомості тієї чи іншої особи в Україні є достатньо неоднозначним і підлягає оцінці в кожному окремому випадку. Так, особа може бути відомою своїми науковими досягненнями для тих, хто здобуває академічні знання та займається теоретичними й прикладними дослідженнями. Проте така особа може бути невідомою або маловідомою «середньому прошарку» суспільства, чиє життя не пов’язане з відповідною наукою. Водночас треба враховувати, що є особи, чиї досягнення є загальновідомими навіть для «середнього прошарку» суспільства, наприклад Ісаак Ньютон та Альберт Ейнштейн.
Для визначення ступеня відомості в Україні певної особи корисним може стати Google Trends. Інструмент дозволяє оцінити інтерес користувачів Google до певних пошукових запитів, а також порівняти їхню популярність у Google — достатньо обрати територію та необхідний часовий проміжок. У результаті можна сформувати статистику, що продемонструє НОІВ рівень відомості цієї особи в Україні.
Відсутність згоди особи не завжди є перешкодою для реєстрації торговельної марки, особливо у випадку, коли таку згоду неможливо отримати у зв’язку з об’єктивними обставинами, наприклад смертю. Якщо ж заявником є сама особа, відома в Україні, та чиє ім’я, прізвище або творчий псевдонім реєструється як торговельна марка, необхідність отримання такої згоди об’єктивно відсутня.
Практика АП НОІВ та EUIPO підтверджує, що питання відповідності таких позначень публічному порядку має аналізуватися з урахуванням наявних відомостей і фактичних обставин, сприйняття відповідного позначення споживачами та наявних доказів. Висновок щодо невідповідності позначення публічному порядку не може ґрунтуватися виключно на припущеннях.